Отказ Роспатента в регистрации товарного знака: причины и что делать

Ждать решения Роспатента 12–18 месяцев — и в итоге получить отказ — один из самых неприятных сценариев при регистрации товарного знака. Особенно больно то, что пошлина за экспертизу при этом не возвращается. Разбираем главные причины отказов и что можно сделать, если он уже пришёл.

Как устроена экспертиза в Роспатенте

После подачи заявки Роспатент проводит двухэтапную экспертизу. Сначала — формальная (проверяет комплектность документов и правильность уплаты пошлин). Затем — экспертиза по существу: проверяется само обозначение на соответствие требованиям закона.

По итогам экспертизы по существу ведомство может вынести:

• Положительное решение — знак будет зарегистрирован
• Запрос — требование предоставить дополнительные сведения или аргументы
• Предварительный отказ — уведомление о намерении отказать, с возможностью ответить
• Окончательный отказ — если аргументы заявителя не убедили эксперта

6 частых причин отказа Роспатента

1. Сходство с уже зарегистрированным знаком

Самая распространённая причина. Роспатент откажет, если ваше обозначение «сходно до степени смешения» с ранее зарегистрированным знаком в тех же или смежных классах. Оценивается фонетика, графика, семантика и общее впечатление.

2. Описательность обозначения

Закон запрещает регистрировать слова и обозначения, которые прямо описывают свойства товара или услуги: «Вкусный», «Быстрый», «Качественный», «Дешёвый», «Натуральный». Такие слова нельзя монополизировать — они нужны всем участникам рынка.

3. Общеупотребительность

Слова, ставшие общеупотребительными названиями товаров (нарицательные), тоже не могут быть зарегистрированы. Например, «Термос» — это был товарный знак, но он стал настолько распространённым, что превратился в нарицательное слово.

4. Использование государственной символики

Нельзя регистрировать обозначения, которые включают или имитируют государственные гербы, флаги, эмблемы, наименования и аббревиатуры государственных органов, а также символику международных организаций — без специального разрешения.

5. Введение потребителей в заблуждение

Если обозначение может ввести потребителей в заблуждение относительно качества, места происхождения или изготовителя товара — Роспатент откажет. Например, компания из Москвы не может зарегистрировать знак «Пармезан из Пармы» для российского сыра.

6. Известность чужого знака

Общеизвестные товарные знаки защищены вне зависимости от классов регистрации. Попытка зарегистрировать обозначение, похожее на Apple, Nike или Сбербанк, — заведомо обречена на отказ.

Что делать при предварительном отказе

Предварительный отказ — не финальное решение. У заявителя есть 6 месяцев для ответа на уведомление. В ответе можно:

• Привести аргументы в пользу регистрируемого обозначения
• Представить доказательства широкого использования знака и его приобретённой различительной способности
• Уточнить перечень товаров и услуг (сократить или переформулировать)
• Внести изменения в заявку (ограниченный перечень допустимых изменений)

Грамотный ответ на предварительный отказ нередко позволяет добиться положительного решения. Для этого нужно хорошо знать практику рассмотрения возражений Роспатентом.

Что делать при окончательном отказе

Если вы не согласны с окончательным решением, его можно оспорить в Палате по патентным спорам при Роспатенте. Срок — 4 месяца с даты получения решения. Если решение Палаты тоже не устраивает — следующая инстанция Суд по интеллектуальным правам.

Как избежать отказа заранее

Большинство отказов можно предотвратить на этапе подготовки заявки:

• Провести профессиональную проверку по зарегистрированным знакам и поданным заявкам
• Правильно сформулировать описание обозначения
• Грамотно выбрать классы МКТУ
• При необходимости доработать обозначение до подачи

Именно поэтому мы начинаем каждый проект с проверки. О том, что она включает, — в разделе «Проверка товарного знака».